El contrato de licencia

Una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

Piedad Lucía Barreto Granada

• Publisher: Fondo Editorial – Ediciones Universidad Cooperativa
• Year: 2020
• ISBN:
  9789587602272
• Topic: Negocios y empresa
• Subtopic: Derecho mercantil

Este libro de investigación tiene como objetivo analizar los contratos de transferencia de tecnología en dos direcciones: en primer lugar, en un marco general que valora las características del escenario de comercio globalizado y, en segundo, a partir de la revisión en profundidad del contrato de licencia. Justifica este estudio reconocer que la tecnología es motor de desarrollo, y no un mero generador de riqueza, por lo que resulta fundamental dimensionar su impacto y fuerza transformadora en la sociedad. Revisar la relación entre la tecnología como fuente de transformación, el mercado como espacio del tráfico internacional de bienes intangibles y el derecho como marco regulador resulta necesario para interpretar la manera en que este contexto permea las relaciones negociales sobre bienes intangibles.El desarrollo de los temas se divide en dos grandes partes. La primera, "Nociones generales sobre transferencia de tecnología", introduce el tema de qué es la tecnología, cuáles sus formas de protección, sus modelos de interpretación y da ejemplos de tipos contractuales para transferir una tecnología. La segunda, "Explotación de tecnologías a través del contrato de licencia", explica esta figura jurídica para, finalmente, cerrar con el registro de contratos de transferencia de tecnología importada a Colombia. Dentro de los hallazgos, se tiene que los contratos se han vuelto más flexibles y abiertos para dar entrada a la autorregulación y al uso de gran variedad de figuras atípicas, y así hacer posible la circulación de intangibles en un mundo globalizado. De esto se concluye que en los procesos de construcción de los acuerdos, cuando se negocia su realización, deben valorarse no solo los intereses interpartes, sino además la influencia de nuevos reguladores, ámbitos territoriales de libre competencia y una variedad de aspectos que hacen de la realización de un contrato una labor artesanal.

Capítulo IV.
Las partes en el contrato de licencia, sus obligaciones y garantías

Una vez identificadas e individualizadas las características, elementos y atributos que se desprenden del contrato de licencia, el estudio de las cláusulas presentadas tiene el sentido de servir de guía u orientación en el ejercicio de negociación, redacción y posterior celebración de un contrato de esta naturaleza. Así, se presentarán inicialmente las obligaciones y garantías de licenciante o parte titular de derechos de patente de invención o modelos de utilidad, que en el tráfico normal de tecnologías suelen ser empresas, para luego continuar con la presentación de las obligaciones y garantías del licenciatario o tercero interesado en explotar una tecnología, bien sea para su fabricación, ofrecimiento, venta, importación o utilización, o una combinación de estas; finalmente, se cierra este capítulo con aquellas cláusulas de interés mutuo para las partes.

Obligaciones y garantías del licenciante

El contrato de licencia tendrá un contenido específico derivado de su propia finalidad y de las estipulaciones que convengan las partes en cada caso; sin embargo, en este apartado se abordarán algunas cláusulas habituales con las cuales se espera lograr una ejecución satisfactoria de las obligaciones y garantías de quien es el titular de la patente de invención o modelo de utilidad.

Obligación de conservar vigente el título de patente

El titular de la patente, con el fin de mantenerla vigente, deberá cancelar anualmente las tasas fijadas por cada una de las oficinas de registro a nivel nacional, al tenor de lo establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicho pago se hace por año adelantado y se tendrá como fecha de vencimiento el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Cabe mencionar que la falta de pago de una tasa anual producirá la caducidad de la patente. El valor de las tasas normalmente es actualizado anualmente por las oficinas de registro nacionales, siendo las vigentes para Colombia las contenidas en la Resolución 69831 de 2018, en las cuales se indica respecto al valor a cancelar:

• Se fracciona por cada cuatro años de vigencia de la patente el valor a cancelar.
• A mayor cantidad de años con que cuenta la patente, mayor será el valor de las tasas de mantenimiento.
• Se estimula el pago en línea a los trámites que se realizan presencialmente en las oficinas de registro.
• En el caso de patentes de modelo de utilidad, se establece un valor único con independencia de que se trate del pago en el primer año o en el décimo, cuando vence su periodo de protección.

Tabla 1. Tasas anuales de mantenimiento de patentes de invención y modelo de utilidad (2019)

Tasas de mantenimiento de patentes de invención	En línea	En físico
Tasa anual del primero al cuarto año	$266.500	$320.000
Tasa anual del quinto al octavo año	$414.500	$497.000
Tasa anual del noveno al duodécimo año	$621.000	$746.000
Tasa anual del decimotercero al decimosexto año	$963.500	$1.156.000
Tasa anual del decimoséptimo al vigésimo año	$1.280.500	$1.537.000
Tasas de mantenimiento patentes de modelo de utilidad	En línea	En físico
Tasa anual modelo de utilidad	$247.000	$300.000

Fuente: SIC (2018).

En el caso de que el titular olvide realizar el pago de las tasas en el periodo que le corresponde, es decir, hasta un día antes de la fecha en que le fue concedido el título de patente —por ejemplo, si este se concedió el 2 de julio de 2010, hasta el 1 de julio de 2011 y de los años siguientes tendrá la oportunidad de realizar el pago de tasas con los valores de la tabla 1—, se le otorgará un periodo de gracia por una única vez, el cual durará seis meses; así, podrá hacer el correspondiente pago más el recargo por virtud de la mora presentada, los cuales se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Tasas anuales de mantenimiento de patentes de invención y modelo de utilidad con plazo de gracia (2019)

Tasas de mantenimiento patentes de invención con plazo de gracia	En línea	En físico
Tasa anual del primero al cuarto año con recargo en plazo de gracia	$396.000	$475.000
Tasa anual del quinto al octavo año con recargo en plazo de gracia	$551.000	$662.000
Tasa anual del noveno al duodécimo año con recargo en plazo de gracia	$828.000	$994.000
Tasa anual del decimotercero al decimosexto año con recargo en plazo de gracia	$1.274.000	$1.529.500
Tasa anual del decimoséptimo al vigésimo año con recargo en plazo de gracia	$1.708.000	$2.047.500
Tasas de mantenimiento patentes de modelo de utilidad con plazo de gracias	En línea	En físico
Tasa anual modelo de utilidad	$332.000	$397.000

Fuente: SIC (2018).

Resulta fundamental mantener en vigor la patente o el registro de modelo de utilidad mientras dure el contrato de licencia, bien sea por el pago anual de las tasas de mantenimiento antes referenciadas o por la atención de cualquier situación que pueda ocasionar la desaparición del título o su limitación, como, por ejemplo, la eliminación de reivindicaciones en virtud de oposiciones tramitadas ante la oficina nacional competente.

Ahora, si bien en el contrato puede estipularse en cuál de las partes recaerá la obligación de mantener en vigor la patente, originariamente corresponde al titular del derecho, ya que de ella depende su posición de licenciante; no obstante, dependiendo del tipo de explotación de que se trate puede, asignarse incluso al licenciatario. Como ejemplo de lo anterior, en el caso de contratos de licencia a nivel continental o mundial, puede incluirse en el contrato la asignación de esta obligación a nombre de las empresas explotadoras que operan en aquellos países en los cuales, claro está, debe haberse obtenido la patente previamente; por otro lado, si el licenciante es un organismo de investigación o una universidad, generalmente el licenciatario se hará cargo.

Obligación de dar una determinada cosa y sus accesorios

En este caso, la obligación de dar se refiere a los derechos que, en virtud de la autorización otorgada por el titular de una patente de invención o modelo de utilidad, se da a un tercero para que ejerza los actos de explotación que le sean permitidos; pero en algunas ocasiones lograr el disfrute del objeto de la transferencia tecnológica requiere la consideración en el contrato de licencia de prestaciones accesorias. Así, por “accesorio” se entiende una obligación que admite todas las combinaciones posibles, lo cual puede implicar para el titular dar, hacer algo o desarrollar una actividad manual o intelectual, profesional, técnica o administrativa (Fernández, 2009, p. 218). Esto recoge el principio jurídico emanado del derecho romano de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, accesorium sequitur principale, y que es regulado en el Código Civil colombiano en los artículos 729 y 730, respecto a los cuales se precisa que la cosa principal es de mucha más estimación que la accesoria. En el caso de la transferencia de tecnologías, por ejemplo, el titular del derecho debe “garantizar también la facultad de utilizar otras patentes de las que dependa la transferencia y de las que sea titular quien transfiera la tecnología, en su caso derechos accesorios tales como adiciones, certificados complementarios de protección, diseños, u otros que puedan afectar a la tecnología que se licencia” (Vidal-Quadras, 2015, p. 29).

Por otra parte, de las prestaciones accesorias, la asistencia técnica es especialmente relevante en el caso del licenciamiento de patentes de invención, ya que “dada la complejidad de buena parte de las mismas, para su adecuada explotación es necesaria determinada actividad del transmitente de la patente, la cual tiene el medio adecuado para su configuración por la vía de la prestación accesoria” (Ferrnández, 2009, p. 233).

Obligación de asistencia técnica

Esta obligación de hacer resultará importante para el licenciatario según la tecnología y el acto de explotación licenciado, ya que de ser necesario contar con la colab...